建议收藏丨企业常见商标问题解析（三）

来源：伊诺知识产权 作者：小诺 时间：2018-12-18 07:02:22 阅读：173

　　七、使用及维护：

　　变更：我们客户申请了商标，好不容易注册成功，明天发展壮大了，但是名称改了或者地址变了，这些情形下都应当并且有必要去商标局进行变更登记。变更的普通流程我们应该都不陌生，这里提醒一下有些变更需要开具特殊的变更证明。

　　1)变更证明开具的主体根据客户单位的性质不同而有所不同。一般情况下，个体工商户、合伙企业、合作社、企业法人等都是比较常见的主体，找工商局开证明就可以了。

　　2)如果我们律师事务所的名称变了怎么办?只能去找当地主管部门司法局。如果客户是事业单位，开具变更证明需要去民政部门或机构编制的管理部门。还有，像非营利性医院(非营利性医院的登记机关是民政局，主管机关是卫生局，双重管理)，变更名下的商标需要找卫生行政管理部门开具证明。上面列举的这些证明在变更申请中不是特别常见、常用，但是一旦客户用到，临时查找又不太方便，所以在这里给大家做了一个简单总结。

　　3)此外，很多人认为变更商标所有人的地址不是很重要。这时候我们可以给客户看一下《商标法》第49条，其中明确规定“……自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项的……由地方工商行政管理部门限期改正;期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。事实上，名称或者地址发生改变，如果不向商标局登记变更名下商标所有人的名称或者地址，收不到撤销等相关的文书，后果是很严重的。

　　转让和移转

　　1)说起商标转让，就不得不提“IPAD”商标转让的案例。“IPAD”商标的所有权人分布于中国大陆和台湾，即深圳唯冠和台北唯冠。除了苹果公司以外，他们是在全球范围内拥有“IPAD”商标的权利人。在苹果公司收购“IPAD”商标的时候，只和台北唯冠签订了转让协议办理了转让手续，但是并没有和深圳唯冠签订转让协议办理转让手续，所以才出现了“IPAD”商标后来的尴尬境地。

　　2)“IPAD”商标案的细节很多人都了解，在此不做多讲。我们从这个转让的案例当中，其实可以学到许多东西。首先，苹果公司为了转让商标，从一开始就专门设立了一个IP公司，这个策略非常值得我们学习。如果我们客户需要转让别人的商标，自己直接出面的话，很容易让对方知道待转让商标的用途以及我们客户的实力，从而推测出待转让商标对应的价值;而重新设立一个不知名的公司或者找一个没有名气的第三方公司就会比较顺利的规避好多麻烦。

　　3)虽然苹果公司前期设立专门的IP公司用于商标转让的策略是值得我们学习的，但是我们也不得不反省苹果公司后面出现的漏洞。苹果公司的尽职调查工作还有待改进，并让我们从中可以吸取一些经验教训。对于我们今后的商标转让事宜，我们需要对真正权利人及其关联公司进行全面检索，并且查询清楚这些主体名下所有相同类似商品上的全部相同近似商标，以便做一个完整的尽职调查，以免出现重大失误被客户抛弃。

　　4)关于商标转让，还有些不常见的情形。如果商标权人死亡或终止以后，商标能不能转让呢?理论上也是可以的。如果商标权人是一个公司，它已经被终止不再运作了，这种情形下，无需提供转让人的主体资格证明文件，但是需要提供该公司终止的证明文件。如公司的清算组同意转让，那么清算组就可以代表转让人签字盖章等等，当然这需要同时提交证明清算组合法成立的文件。

　　5)如果商标权人的营业执照被吊销以后怎么办理转让?吊销未注销是一个十分常见的工商管理术语。在吊销未注销的情形下，企业主体还在，同样可以办理商标转让。此时，商标权人虽因违法受到吊销营业执照的行政处罚，只是意味着该企业丧失经营资格，但其主体资格仍然存续，所以，依然有权处分自己的无形财产。

　　6)因企业改制、兼并或者合并以及继承、司法判决等事由发生的商标权属的变化，一般不称为“转让”，而是称之为“移转”。如果是国有企业改制，通常由主管的国资委出具相关改制文件，其中会明确约定商标权等知识产权的权利归属。而如果是集体企业改制，通常会有上级主管部门的文件来明确商标权等知识产权的权属。这样一来，在办理商标移转手续的时候，就可以向商标局提交这些证明文件。企业改制后新设立的企业商标转让必须按照移转手续办理。但是，如果变更设立的企业承担了原企业的全部债权债务，且资产属性没有发生变化，不用办理转让只办理企业名称变更引起的商标变更即可，节约费用。

　　7)另外，个体工商户名下商标的转让，早些年常出现，现在情况不是特别多，现在一般都在个体工商户经营者的个人名下。如果是个体工商户的营业执照被注销了，如果其名下的商标要移转的话怎么办?如果是个人经营，个人就可以处分名下所有的商标，按自然人商标转让办理;如果是以家庭为单位经营的个体工商户，则需要参与经营的家庭成员共同签字，共同处分商标;如果是个人独资和合伙企业，可以参照个体工商户办理。如果是个体经营者名下有商标，经营者死亡后办理转让，需要去公证处办理一份继承公证，由继承人办理商标的移转手续。

　　8)还有一种不常见的转让类型是司法执行。如果我们的当事人持有一份生效的判决书、裁定书或者是民事调解书;当然如果是一审判决，还需另附一个判决生效证明。这样，当事人凭这些生效的法律文件就可以去商标局办理商标移转手续。同时，需要特别注意的是受让人需与法律文书上记载的当事人完全相同。

　　续展：以前，商标续展申请可以提前6个月提交，而依据新修订的《商标法》，商标所有人可以提前一年办理续展。

　　现在续展申请的流程也比较慢，如果商标过期以后，客户还可以办理续展吗?

　　我们做过代理的同行都知道，当然可以。

　　《商标法》第40条赋予商标权利人6个月的宽展期，即到期以后可以延迟6个月，仍可提交续展申请，但是会产生额外费用。这里特别注意一下，如果是不在北京的朋友，通常以邮寄的方式来递交申请文件。那么，寄出邮戳显示的日期即为续展申请的提交日期。即使是宽展期到期的最后一天，只要加盖了当天的邮戳寄出，依然是有效的续展申请。

　　许可：

　　1)经历了2012年的王老吉商标事件以后，商标使用许可备案的申报量急剧下降。现在基本上除了关联公司之外，很少再有商标许可。我觉得这可能跟王老吉案的判决结果及其产生的社会影响有关。大家都注意到了许可可能产生的负面影响，所以能不接受许可尽量不接受许可，尽量使用自己的品牌。当然我们也不能忽视许可的重要作用，当我们在没有能力创立品牌或创新经营的时候，使用别人的品牌可以快速运营占领市场、快速盈利和快速成长，所以许可还是有可取之处的。

　　2)客户有时会咨询，如果使用许可不办理备案，会产生什么后果?《商标法》第43条对此有明确规定：“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”，这点原本是司法解释里的内容，现在已经直接被2013年修订的《商标法》所吸纳。

　　3)“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”，那么“善意第三人”到底包括那些人?

　　这个问题在实务中也不太常见。记不清哪个领导总结的，善意第三人主要包括四种人：商标受让人;商标移转继受人;商标质权人;其他被许可人。

　　4)“许可备案”原来叫“许可合同备案”，去掉“合同”二字也是新《商标法》的新变化。“合同”二字的去掉意味着我们现在递交备案申请的时候，就不需要再递交《商标使用许可合同》，只需要递交商标使用许可备案的申请书、委托书和相关手续文件就可以了。《商标使用许可合同》往往涉及到许可双方的经营情况、许可费用等商业秘密，现在申请人不再有这个担忧，就可以放心大胆地提交许可备案申请了。

　　撤销：

　　1)我们常说的撤销多为以连续三年不使用为由的撤销(简称“撤三”)，而且最近几年撤三呈现越来越多的趋势。因为商标的资源非常有限，常用汉字三千多个，英文字母只有二十六个，好的名称资源客户想要，但是发现已经为别人先占怎么办?撤销。以连续三年不使用为由撤销是最方便、最简单、容易操作且成功率较高(举证责任倒置)的方式。

　　2)如果被他人提起撤三，我们的客户就需要向商标局提交商标使用证据。哪些形式的商标使用证据可以被接受认可呢?

　　如果是商品，比较常见的就是商品的外包装、容器、标签、标牌、说明书、手册等等，当然也包括交易文书、发票、合同等等。在广告宣传或展览中的使用也可以认定为商标实际使用的证据。比如说，在广播电视媒体网络上的使用或者在报刊书籍等出版物上的使用。当然这里的出版物必须是经国务院新闻出版行政管理部门批准的公开发行的出版物，这才是在有效的出版物上的使用。广告牌、邮寄广告、展览会或者博览会的资料和照片等等也可以。

　　服务商标的使用证据，服务往往看不见摸不着的。比如说，我们律师事务所的商标直接用于法律服务。如果我们律所的服务商标被他人提起撤三，也是有可能的，那么怎么办呢?律所提供法律服务一般都会与客户签订《法律服务合同》，这时应尽可能地把律所的注册商标印制在合同醒目的位置上。这样每次与客户签订《法律服务合同》都会有一个服务商标的使用。另外如餐饮行业的商标可以使用在店招、菜单、价目表、碗碟、纸巾上面等等，使用在信封、发货单、服务协议上面等等也都可以。

　　3)什么情形下连续三年不使用注册商标而且还不会被撤销呢?这就需要了解连续三年不使用的正当理由。《商标法实施条例》第67条列举了《商标法》第49条规定的正当理由：

　　a、不可抗力：基本上我们也遇不到，不常见。比如，汶川地震就属于不可抗力。

　　b、政府政策性限制：因国家政策限制停止使用的比较常见。比如说，禽流感。如果禽流感现在正在肆虐，那么家禽肉制品的商标就极有可能受到限制。这种情形下，可以提供国家出台的政策文件作为不使用的正当理由。

　　c、破产清算：进入破产清算的企业停止使用商标的也可以作为不使用的正当理由。

　　d、其他不可归责于商标注册人的正当理由。

　　4)提交商标使用证据和普通证据的提交要求基本相同。原件的效力肯定高于复印件。能提交原件或原物的尽量提交原件或原物，鉴定结论需要鉴定人签名盖章等等。这些与普通证据的提交方式一样。

　　5)关于提交使用证据还有两个最高院裁定的较有影响力的案件：“康王”案和“卡斯特”案。一个是最高院审理过的“康王”商标撤销复审案。“康王”在化妆品商品上的一个注册商标，被提起撤销以后，把该走的流程全部走了一遍，最终在最高院再审的时候被撤掉，认定它当时违反了一个关于化妆品的规定。该案中，最高院认为：

　　“……《商标法》第四十四条第(四)项所指的‘使用’应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用，并指出判断商标使用行为合法与否的法律依据，不限于商标法及配套法规。经营者在违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中使用商标的行为，不能认定为商标法规定的使用行为”。

　　但是，在之后出现的“卡斯特”商标撤销复审案中，最高院又修正了关于“康王”撤销复审案中的观点，转而认为违反非商标法的一些法律规定不影响商标使用行为。所以在“卡斯特”案中，卡斯特红酒的销售违法了一些商标法以外的法律规定，仍然视为商标的有效使用。最高院最终裁定驳回了卡斯特公司的再审申请，维持了“卡斯特”商标的注册。该案中，最高院认为：

　　“只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定……至于争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非《商标法》第四十四条第(四)项所要规范和调整的问题”。

　　我们可以看到“康王”案和“卡斯特”案关于提交使用证据正好是相反的结果，大家可以去查一下案例，很有意思。

　　6)除了连续三年不使用撤销，撤销案件还有另外一种形式是成为通用名称的撤销。我个人感觉是通用名称撤销的案量以后会越来越大。如前面我所举的“百度”的例子，但是现在百度没有强有力的竞争对手来做这个事情。

　　我们来举一个已经确定的通用名称的案子：

　　“金骏眉”商标异议复审案。

　　“金骏眉”现在我们说它是一种产于福建的顶级红茶，当时这个红茶的创始人把它命名为“金骏眉”。

　　在一开始，“金骏眉”足以区分商品和服务来源，申请注册商标应该没有问题;但是公告以后，周围的同行都已经习惯了通用“金骏眉”。

　　所以在初审公告期就有人以通用名称为由对“金骏眉”商标提起了异议。

　　该案历经异议、异议复审、行政一审和二审。到了最高院，最终认定“金骏眉/银骏眉”是茶叶的通用名称。

　　八、商标与专利

　　商标与另外两种常见的知识产权，专利和版权之间也存在着千丝万缕的联系。

　　比如，雀巢酱油瓶既可以是立体商标，又可以是实用新型专利;

　　王老吉的红罐包装装潢，也可以是立体商标和外观设计专利。

　　商标往往作为专利和版权的载体，作为企业或品牌的价值体现!企业的赢利点就是尽最大可能提升品牌附加值，商标的全面保护、规范使用很重要，也很必要!未来世界的竞争，是知识产权的竞争，企业经营的最高境界是商标经营!